Продолжаем изучать вопрос интеллектуальной собственности. О том, что такое торговая марка, как ее зарегистрировать и как использовать, рассказывает Ольга Крещенко, юрисконсульт патентно-юридического агентства «Синергия», референт патентного поверенного Украины.

Что такое Торговая Марка?

Торговая марка (ТМ) – это обозначение, благодаря которому товары и услуги одного производителя отличаются от товаров и услуг другого производителя.

Торговая марка охраняется только в силу регистрации, на конкретной территории.

Объем прав на ТМ определяется изображением знака и перечнем товаров и услуг, для которых она зарегистрирована.

Объектом ТМ могут быть: слова, буквы, цифры, изобразительные элементы, цвета и комбинации цветов, и любая комбинация обозначений.

Срок охраны составляет десять лет, но его можно продлевать.

Зачем регистрировать торговую марку?

Первая причина – информационные выгоды. Торговая марка – это имя на рынке, уникальный идентификатор, который отсеивает конкурентов, а также основа вашей рекламной кампании и гарантия качества продукции.

Вторая причина – выгоды финансовые. Торговая марка является ценным активом. Вы можете внедрить франчайзинг, привлекать инвестиции и продвигать товар на международном рынке.

Третья причина – получение правовых выгод: монополия на использование, возможность защищать свои права, возможность получить домен в зоне UA.

Как выбрать название?

Часто в качестве ТМ используют типичные обозначения, например: слоги имен и фамилий партнеров, «надпись на двери» (используют юридические компании); вариант названия с добавлением слова «первый» (он не самый удачный – рынок перенасыщен, и потребители не реагируют); название по виду услуг («Мир инструмента»); название ближайшего географического объекта (отель «Крещатик). Кроме того, недобросовестные производители могут выбирать слегка измененные названия и логотипы известных брендов.

Варианты сильных названий:

Первый вариант – фантазийные бренды. К примеру, название подгузников «Pampers» образуется из букв: Procter Gamble Diapers. Бренд CISCO – это последние буквы города San Francisco и элемент моста «Золотые ворота».

Второй вариант – ассоциативные бренды. В этом случае выбирают название, которое вызывает приятные ассоциации с определенной категорией товаров и услуг. Но следует избегать названий, которые вызывают неверные ассоциации.

Третий вариант – бренды со скрытым смыслом. Например, в изображении швейцарского шоколада Toblerone спрятан медведь – символ города Берн, в котором и началось производство этого шоколада.

Перечень товаров и услуг

Объем прав на ТМ определяется не только изображением, но и перечнем товаров и услуг, для которых она используется. При регистрации важно правильно подобрать классы, желательно с запасом на будущее. Согласно Ниццкой классификации есть 34 класса товаров и 11 классов услуг. Ознакомиться с перечнями и выбрать нужный класс товаров и услуг можно на сайте Международного классификатора товаров и услуг в Украине.

Какие требования к торговой марке?

Будущая ТМ:

  • не должна противоречить морали и содержать запрещенные символы и элементы;
  • не должна быть видовой или описательной в отношении товаров/услуг, для которых будет использоваться;
  • не должна быть похожа на зарегистрированные или поданные на регистрацию торговые марки;
  • должна иметь различительную способность, то есть быть такой, чтобы потребитель мог выделить вас среди других.

 

Запрещено регистрировать торговые марки, которые изображают или имитируют:

  • государственные гербы, флаги и другую государственную символику (эмблемы); официальные названия государств;
  • эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций;
  • официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати;
  • награды и другие отличия.

Такие обозначения могут быть включены в знак как элементы, которые не охраняются, если есть согласие компетентного органа или его собственников.

Особое внимание стоит обратить на ТМ, в состав которых входит «Украина/Ukraine» и код «UA». Хотя официальные название государств не регистрируются, такие обозначения могут быть включены, как в этом случае, в состав знака как неохраняемые элементы, если на это есть согласие компетентного органа. В Украине это Комиссия Государственной службы Интеллектуальной собственности.

Комиссия может предоставить разращение на регистрацию, если будет доказано, что ТМ:

  • не будет противоречить публичному порядку, принципам гуманности и морали; будет способствовать интересам государства;
  • не будет вводить в заблуждение общественность относительно лица, которое производит товар или предоставляет услуги;
  • товары и услуги имеют промышленную, образовательную, научную, культурную или художественную ценность;
  • виды товаров и/или услуг, являются уникальными, присущими только Украине; заявитель занимает доминирующее положение на рынке Украины;
  • заявитель осуществляет внешнеэкономическую деятельность и в своей группе товаров и/или услуг внешнеэкономической деятельности занимает доминирующее положение; на рынке заявитель не менее 5 лет.

На каких основаниях могут отказать в регистрации Торговой Марки?

Может быть отказано в регистрации торговой марки, если ТМ ложная или вводит в заблуждение относительно товара, услуги или лица, изготавливающего товар или предоставляющего услугу.

Не могут быть зарегистрированы ТМ, которые состоят только из обозначений или данных, которые описывают указанные в заявке товары и услуги, в частности указывают на вид, качество, состав, количество, свойства, назначение, ценность товаров и услуг, место и время изготовления, сбыта товаров или предоставления услуг.

Не могут быть зарегистрированы ТМ, которые воспроизводят названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства, цитаты и персонажи из них, произведения искусства и их фрагменты без согласия владельцев авторского права или их правопреемников.

Не могут быть зарегистрированы ТМ, которые являются тождественными или схожие до степени смешения с торговыми марками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или схожих с ними товаров и услуг.

Для того чтобы избежать отказа по схожим ТМ, перед регистрацией ТМ стоит проверить информацию о торговых марках как в открытых источниках (Интернет, базы на сайте Укрпатента), так и по закрытым базам – заказать предварительный поиск на тождество и сходство с зарегистрированными и/или поданными на регистрацию ТМ в Укрпатенте.

Если поиск выявил похожие знаки (то есть, если вас опередили с регистрацией), можно выбирать из нескольких возможных вариантов действий, например, либо доказывать право преждепользования (до даты подачи заявки на ТМ), либо признавать ТМ недействительной. Второй вариант подходит, если на дату подачи заявки у вас есть коммерческое наименование или есть доказательства описательности торговой марки. Также можно прекратить действие ТМ из-за неиспользования в течение 3-х лет.

Как лучше регистрировать ТМ?

Регистрировать можно как используемый знак полностью, так отдельные его элементы, а при использовании – комбинировать их. После регистрации стоит использовать знак в той форме, которая была указана в заявке или же незначительно отличающейся. ТМ считается использованной, если она применена в той форме, в которой регистрировалась, а также в форме, которая отличается от зарегистрированной ТМ только отдельными элементами, если это не изменяет в целом отличительности ТМ.

Как проходит процедура подачи документов на регистрацию?  

Нужно заполнить форму заявки, в которой указаны необходимые документы. Подавать документы можно лично в Укрпатент, по почте и в электронном виде. После подачи заявки предоставляется расписка о том, что ТМ находится на рассмотрении. Регистрация проходит от 12 до 18 месяцев. Через 6-8 месяцев после подачи заявки торговая марка публикуется и находится в общем доступе до момента вынесения решения по ней.

Как можно передать права на ТМ?

Для того чтобы передать права на ТМ, необходимо заключить договор о передаче прав  и зарегистрировать его в Государственной службе Интеллектуальной собственности.

Перед заключением договора стоит проверить владельца ТМ, срок действия прав на ТМ, классы, в которых знак зарегистрирован (классы должны подходить для хозяйственной деятельности, которую осуществляет Покупатель). как подтверждение наличия у продавца прав можно получить выписку из государственного реестра знаков для товаров и услуг.

Если права на ТМ передаются в части товаров либо услуг, передача возможна только в отношении неоднородных товаров/услуг.

Если у ТМ два и более собственника, то для передачи прав необходимо согласие их всех.

Как проходит международная регистрация?

Есть три варианта регистрации: в национальном ведомстве каждой отдельной страны; в странах Европейского Союза – получение единой торговой марки ЕС; международная регистрация торговой марки по Мадридской системе.

Перед регистрацией торговой марки за рубежом нужно проанализировать, как бренд будет звучать на рынке, удостовериться, что в стране не запрещено регистрировать определенные товары или услуги.

Преимущества Мадридской системы: участники – более чем 94 страны мира; упрощенная процедура подачи заявки; экономическая выгода и простота делопроизводства; возможность расширения территориальной охраны; единая валюта для оплаты пошлины (CHF); общая дата продления для всех стран.

Недостатки: Необходимость базовой (украинской) заявки или регистрации; зависимость международной регистрации от национальной – международная заявка привязана к базовой (украинской) первые 5 лет.

 

Ольга Крещенко, юрисконсульт патентно-юридического агентства «Синергия», референт патентного поверенного Украины.